BVGE 2010/31

31 Auszug aus dem Urteil der Abteilung IIi. S. A. gegen Eidgenössisches Institut für Geistiges EigentumB 5456/2009 vom 8. Juni 2010 Markenschutz. Unterscheidungseignung. Absolute Ausschlussgrün­de. Formmarken. Art. 1 Abs. 1 und 2, Art. 2 Bst. a und b MSchG. Das Fehlen von Unterscheidungseignung kann durch nachträg­liche Verkehrsgeltung oder Notorietät nicht überwunden werden (E. 2.1). Art. 2 Bst. b MSchG ist auch auf Dienstleistungs-Formmarken anwendbar (E. 2.4). Die Form eines Kugelschreibers hat abstrakte Unterscheidungs­eignung (E. 4). Für das « Verteilen von Werbemitteln » (Klasse 35) und « Dienst­leis­tungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreib­geräten, insbesondere durch Bedrucken der Schreibge­räte » (Klasse 40), ist die Kugelschreiberform als solche tech­nisch notwendig, obwohl auch andere Schreibgeräte in Betracht fallen (E. 5). Die Kugelschreiberform ist Gemeingut für « Werbung, Mar­ke­ting » (Klasse 35), « Beratung bezüglich des Bedruckens von Schreib­geräten (Werbeartikel) » (Klasse 40) und « Beratung be­züg­lich der Gestaltung von Schreibgeräten (Werbeartikel) » (Klasse 42) (E. 6). Ein Anspruch auf Markeneintragung entsteht nicht schon des­halb, weil ein Anmelder berechtigterweise auf eine unrichtige Aus­kunft des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum ver­trauen durfte. Das Interesse am Vertrauensschutz muss zu­sätzlich die Interessen der Verkehrsteilnehmer überwinden, wel­che die Marke vom Gebrauch des Zeichens ausschliessen würde (E. 7). Protection des marques. Caractère distinctif. Motifs absolus d'exclu­sion. Marques de forme. Art. 1 al. 1 et 2, art. 2 let. a et b LPM. Le fait que la marque soit à l'avenir susceptible d'être connue des consommateurs ou d'acquérir une notoriété ne com­pense pas l'absence d'aptitude à distinguer différents produits (consid. 2.1). L'art. 2 let. b LPM est également applicable aux marques de ser­vices constituées d'une forme (consid. 2.4). La forme d'un stylo à bille possède un caractère distinctif abs­trait (consid. 4). Pour la « diffusion d'annonces publicitaires » (classe 35) et les « ser­vices relatifs à la personnalisation d'instruments d'écriture, en particulier par l'impression de motifs sur ceux-ci » (classe 40), la forme d'un stylo à bille est techniquement nécessaire en tant que telle, bien que d'autres instruments d'écriture puissent égale­ment entrer en considération (consid. 5). La forme d'un stylo à bille fait partie du domaine public en re­la­tion avec « la publicité, le marketing » (classe 35), « les con­seils en matière d'impressions sur des instruments d'écri­ture (ar­ticles publicitaires) » (classe 40) et « les conseils de conception d'ins­truments d'écriture (articles publicitaires) » (classe 42) (con­sid. 6). Le droit à l'enregistrement de la marque ne saurait déjà résulter du fait que le demandeur se soit fié à bon droit à un ren­seigne­ment erroné de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. L'intérêt de la protection de la confiance doit encore l'emporter sur les intérêts des acteurs économiques auxquels la marque in­ter­dirait l'usage du signe en question (consid. 7). Protezione dei marchi. Carattere distintivo. Motivi assoluti d'esclu­sione. Marchi di forma. Art. 1 cpv. 1 e 2, art. 2 lett. a e b LPM. Il fatto che in futuro il marchio sia suscettibile di essere cono­sciuto dai consumatori o di acquisire notorietà non può com­pen­sare l'assenza dell'attitudine a distinguere fra differenti articoli (consid. 2.1). L'art. 2 lett. b LPM è applicabile anche ai marchi di forma per servizi (consid. 2.4). La forma di una penna a sfera ha carattere distintivo astratto (consid. 4). Per la « diffusione di annunci pubblicitari » (classe 35) e per i « servizi relativi alla personalizzazione di strumenti per scrivere, in particolare a mezzo di stampa su questi ultimi » (classe 40), la forma della penna a sfera in quanto tale è tecnicamente neces­saria, sebbene anche altri strumenti per scrivere entrino in consi­derazione (consid. 5). La forma di una penna a sfera fa parte del dominio pubblico per quanto riguarda « la pubblicità, il marketing » (classe 35), « i ser­vizi di consulenza relativi alla stampa su strumenti per scrivere (articoli pubblicitari) » (classe 40) ed « i servizi di consulenza rela­tivi all'impostazione di strumenti per scrivere (articoli pub­bli­citari) » (classe 42) (consid. 6). Un diritto alla registrazione del marchio non sorge già solo per­ché il richiedente poteva legittimatamente fidarsi di un'indica­zione inesatta dell'Istituto federale della proprietà intellettuale. L'in­teresse alla tutela dell'affidamento deve inoltre prevalere sugli interessi degli attori economici, a cui il marchio proibirebbe l'uso del segno (consid. 7). A. (die Beschwerdeführerin) meldete am 29. No­vem­ber 2006 beim Eid­genössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) eine drei­di­mensionale Mar­ke für Dienstleistungen in Klasse 35, Klasse 40 und Klasse 42 an. Die Marke sieht wie folgt aus: Mit Schreiben vom 1. Februar 2007 beanstandete die Vorinstanz, dem Zei­chen fehle für die beanspruchten Dienstleistungen die konkrete Un­ter­scheidungskraft, da es hierfür als übliches Werbemittel diene. In der Folge kam es zu einem Schriftenwechsel zwischen der Beschwer­deführerin und der Vorinstanz. In diesem Schriftenwechsel machte die Beschwerdeführerin geltend, das beanstandete Zeichen sei eine dreidimensionale Marke im weiteren Sinn und gehöre nicht zum Gemeingut. Das Zeichen werde von der Zielgrup­pe, die nicht Durchschnittsverbraucher umfasse, als Kennzeichen des Herstellers mit Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen aufge­fasst. Die Form der Marke unterscheide sich zudem von anderen Schreib­gerä­ten insbesondere aufgrund des oberen Teils mit einem bogen­förmigen Clip, der die Kappe mit einer ungewöhnli­chen diagonalen Form ab­schliesse. Schliesslich verwies die Beschwerdeführerin auch auf ein Schrei­ben der Vorinstanz aus einem anderen Markenprüfungsverfah­ren zum selben Zeichen, in dem diese das Zeichen als schutzfähig für Wer­bung in Klasse 35 bezeichnet hatte, und stellte sich auf den Standpunkt, die Vorinstanz müsse sich nun nach dem Grundsatz von Treu und Glau­ben an jene Beurteilung halten. Dies umso mehr, als es sich vorlie­gend um einen Grenzfall einer schutzfähigen Marke handle, der im Zwei­fels­fall einzutragen sei. Eventualiter beantragte die Beschwer­de­füh­rerin, die Marke für die be­anspruchten Dienstleistungen als durchge­setz­te Mar­ke einzutragen. Dazu reichte sie der Vorinstanz ver­schiedene Belege ein. Die Vorinstanz hielt an ihrer Auffassung fest, wonach das Zeichen für die beanspruchten Dienstleis­tun­gen eine rein beschreibende Angabe und damit Gemeingut darstelle. Ihre in einem anderen Verfah­ren gemachte Aussage, wonach das Zeichen für Werbung in der Klas­se 35 eingetragen werden könne, sei keine Garantie für den Erwerb oder gar den Bestand eines Markenrechts. Eine Eintragung gestützt auf das Prinzip des Vertrauensschutzes rechtfertige sich nicht. Die nur eventualiter beantragte Durchsetzung könne ohne vorgängig gestellten unbedingten Antrag auf Prüfung und Eintragung nicht vorgenommen werden - wobei die vorlie­genden Belege sowieso nicht genügen würden, um eine Verkehrsdurch­setzung der Marke glaubhaft zu machen. Die Vorinstanz verfügte am 28. Juli 2009 die Zurückweisung des Schweizer Markeneintragungsgesuchs Nr. 60858/2006 für alle bean­spruch­ten Dienstleistungen. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 28. Juli 2009 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (BVGer) und begehrte, die Ver­fügung der Vorinstanz sei aufzuheben und die Vorinstanz anzu­weisen, die angemeldete Marke für alle beanspruchten Dienst­leis­tun­gen in Klas­se 35, Klasse 40 und Klasse 42 einzutragen. Eventualiter sei die Mar­ke als durch­gesetzte Marke einzutragen. Zur Begründung wiederholte sie bis­herige Argumente und brachte zusätzlich vor, Dienstleistun­gen seien abstrakt und hätten keinen materiellen Gehalt. Ein dreidimen­sionales Zeichen könne demnach zwar Gedankenassoziationen wecken, keinesfalls aber direkt auf Merkmale einer Dienstleistung hinweisen. Die For­men­vielfalt im betroffenen Dienstleistungsbereich sei zudem äusserst gering. Die angemeldete Form unterscheide sich klar von den im beanspruchten Dienstleis­tungssegment üblichen For­men. Die Gestaltung der zur Frage stehenden Form unterscheide sich auch wesentlich von ande­ren auf dem Markt erhältlichen Schreibge­räten und sei weder funk­tional noch ästhe­tisch bedingt. Die Beschwer­deführerin berief sich aus­ser­dem auf den Gleichbehandlungsgrundsatz und führte als Vergleichsfälle eine Marke an, die in Form eines Klei­derbügels für die Dienstleis­tung Wer­bung und andere Dienstleistungen eingetragen worden war, sowie diver­se dreidimensionale Zeichen in Form von Schrauben für Dienstleistun­gen. Ihren Eventualantrag begründete sie mit den bereits eingereichten Durch­setzungsbelegen. Mit Vernehmlassung vom 12. November 2009 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde und hielt an ihrer bisherigen Begründung der Zurückweisung fest. Bei den massgebenden Verkehrskreisen sei von durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abneh­mern auszugehen. Die Verwen­dung der fraglichen Form im Zusammenhang mit Dienstleistungen ma­che sie nicht ohne Weiteres unterschei­dungskräftig. Ge­stützt auf den Gleichbehandlungsgrundsatz lasse sich aus den von der Be­schwerdeführerin erwähnten, eingetragenen dreidi­men­sio­nalen Zei­chen kein Anspruch auf Eintragung des Zeichens ablei­ten. Der Grund­satz des Vertrauensschutzes führe ebenso wenig zu einem An­spruch auf Eintragung einer nicht unterscheidungskräftigen Form. Die Beschwer­deführerin habe auch keine nachteilige Disposition getroffen, wie sie für den Vertrauensschutz vorausgesetzt sei. Schliess­lich sei für die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung kein markenmässiger Ge­brauch belegt worden. Die Beschwerde wird vom BVGer abgewiesen. Aus den Erwägungen: 2. 2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutz­ge­setzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zei­chen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Un­terneh­mens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die­se Unter­schei­dungseignung ist Voraussetzung, damit sich die Marke mit der geistigen Vorstellung eines bestimmten Angebots bzw. Unternehmens verbinden, die mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienst­leistungen indi­viduali­sieren und von weiteren Angeboten unterscheidbar machen kann, um dadurch die Verbraucher und übrigen Marktbe­teiligten in die Lage zu ver­setzen, ein einmal geschätztes Pro­dukt in der Menge des An­gebots wiederzufin­den (BGE 134 III 551 E. 2.3 « Pan­ton-Chair », BGE 129 III 517 E. 2.2 « Lego » mit Hinweis; Christoph Willi, Marken­schutz­ge­setz, Kom­mentar zum schweizeri­schen Marken­recht unter Be­rücksich­tigung des europäischen und in­ternationalen Marken­rechts, Zürich 2002, Art. 1 N. 10; Michael Noth/Florent Thouvenin, in: Mi­chael Noth/Gregor Büh­ler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutz­ge­setz, Bern 2009, Art. 1 N. 2; Karl-Heinz Fe­zer, Markenrecht: Kom­mentar zum Marken­gesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madri­der Markenab­kom­men. Dokumentation des nationalen, europäischen und internationa­len Kenn­zei­chenrechts, 4. Aufl., München 2009, § 3 MarkenG N. 360 f. [nach-folgend: Fezer, Markenrecht]). Die Unter­scheidungseignung ist ab­strak­ter Natur und wird losgelöst von den Waren und Dienstleis­tungen ge­prüft, für die die Marke beansprucht wird (Noth/Thouvenin, a. a. O., Art. 1 N. 17 f. mit Hinweisen; vgl. Karl-Heinz Fezer, Die Marke als Marken­format - Baustein einer Theorie der variablen Marke, ver­öf­fent­licht in Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbs­recht [sic!] 2005 Sonderheft, S. 14; Fezer, Markenrecht, § 3 MarkenG N. 361). Erfüllt ein Zeichen keine In­dividualisierungs- oder Identifizie­rungs­funk­tion, das heisst, ist kein Produkt denkbar, für welches es als individua­lisierendes Kennzeichen in Betracht kommt, fehlt es an der Unter­schei­dungseignung und damit an der Markenfähigkeit (Eugen Mar­bach, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schwei­ze­risches Immaterial­güter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Kenn­zeichen­recht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 116; Fezer, Mar­kenrecht, § 3 MarkenG N. 360). Ein nicht markenfähiges Zeichen kann nicht durch nachträgliche Verkehrsgeltung oder notori­sche Bekanntheit Unterschei­dungs­eignung beziehungsweise Marken­fähig­keit erlan­gen. Vielmehr muss ein Zeichen mindestens markenfähig sein, damit von einer Durch­setzung im Verkehr oder Notorietät gesprochen wer­den kann. Anderer­seits unterliegt die Unterscheidungseignung keinen strengen Anforde­run­gen (vgl. Mar­bach, a. a. O., N. 118; Fezer, Marken­recht, § 3 MarkenG N. 363). 2.2 Einem Zeichen mit Unterscheidungseignung ist der Marken­schutz dennoch zu verweigern, wenn es einen gesetzlichen Aus­schluss­grund er­füllt, zum Beispiel im Sinne von Art. 2 Bst. a oder b MSchG Gemein­gut ist, das Wesen der Ware ausmacht oder technisch notwendig ist. Zu den Zeichen des Gemeinguts gehören Zeichen, die vom Publi­kum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden wer­den und da­mit nicht hinreichend unterschei­dungskräftig sind, sowie Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr aus anderen Gründen freizu­halten sind (vgl. BGE 131 III 126 E. 4.1 « Smar­ties/M&M's »; Entscheid der Eidgenössi­schen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 21. De­zember 2005, veröffentlicht in sic! 2006 S. 334 E. 2 « mouvement de montre [fig.] », Entscheid der RKGE vom 15. Oktober 2004, veröffentlicht in sic! 2005 S. 281 E. 4 « Karomuster [fig.] »; Marbach, a. a. O., N. 247; Willi, a. a. O., Art. 2 N. 34). Die Un­terschei­dungskraft bezeich­net die Eignung der Marke, im Zusammen­hang mit den konkret bean­spruchten Waren und Dienstleistungen als Herkunfts­hinweis zu die­nen. Fehlt einem Zeichen die Unterschei­dungseig­nung, ist damit auch eine Unterschei­dungs­kraft ausge­schlos­sen (Mar­bach, a. a. O., N. 117, Fn. 134; Fezer, Marken­recht, § 3 Mar­kenG N. 366). 2.3 Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenarten auf. Danach können Marken unter anderem aus dreidimensionalen Formen beste­hen. Bei dreidimensionalen Marken wird unterschieden, ob das Zei­chen in der Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst besteht (« Formmarke ») oder als selbständige Kennzeichenform physisch neben jene tritt (« übrige » dreidimensionale Marke, BGE 129 III 516 E. 2.1 « Le­go », BGE 120 II 308 f. E. 2a « The Original », je mit Hinweisen; Lu­cas David, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutz­ge­setz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 1 MSchG N. 17; Michael Noth, in: Mi­chael Noth/Gregor Büh­ler/Florent Thou­ve­nin [Hrsg.], Markenschutz­ge­setz, Bern 2009, Art. 2 Bst. b N. 16; Mar­bach, a. a. O., N. 134 ff.; Willi, a. a. O., Art. 2 N. 195). « Übrige » drei­dimen­sionale Marken wer­den bis auf ihre räumliche Di­mension gleich wie tradi­tionelle Marken­formen beurteilt, während auf Form­mar­ken zusätz­lich Art. 2 Bst. b MSchG Anwendung findet. Diese Bestim­mung sieht einen absoluten Schutzausschluss für Formen vor, die das We­sen der Ware ausmachen, und für Formen der Ware oder Verpa­ckung, die tech­nisch notwendig sind. Solche Formen sind absolut frei­halte­bedürftig und erlangen daher auch bei Verkehrsdurchset­zung kei­ne Unter­schei­dungs­kraft (BGE 129 III 518 E. 2.3 « Lego » mit Hinweisen). In Form­marken können sich die Aus­schlussgründe der Freihalte­be­dürf­tig­keit nach Art. 2 Bst. b MSchG einerseits und der feh­len­den Unter­schei­dungs­kraft nach Art. 2 Bst. a MSchG, die ebenfalls eine Freihalte­be­dürf­tigkeit bewirkt (Urteil des Bundesgerichts 4A.8/2006 vom 23. Mai 2006, ver­öf­fentlicht in sic! 2006 S. 666 « Ziga­ret­ten­ver­packung [3D] »), ande­rer­seits, überlagern. Allerdings begründen sich diese beiden Arten von Frei­haltebedürftigkeit rechtlich verschie­den (BGE 129 III 517 E. 2.2 « Le­go »). Für die Annahme einer fehlenden Unterscheidungskraft kommt jede dreidi­men­sionale Marke in Frage, die beschreibend wahr­ge­nom­men wird; das unabhän­gig von der Wahr­nehmung des Verkehrs be­grün­dete Frei­haltebedürfnis von Art. 2 Bst. b MSchG hingegen fusst auf dem Zusammenfallen von Ware und Kenn­zeichen in derselben Form, kann also nur von Formmarken erfüllt wer­den. Auch für die Gemeingut­zuge­hörigkeit von Form­marken gilt zudem ein strengerer Beurteilungs­mass­stab. Erhöhte Anforderungen an die Unter­scheidungskraft werden hier gestellt, weil das Publikum in Form­merkmalen, im Vergleich zu den gewohnten, distinkten Zeichenge­samt­heiten, kennzei­chenrechtliche Her­kunfts­hinweise weniger erwar­tet. Form­marken müssen sich darum von sämtlichen im beanspruchten Wa­rensegment üblichen Formen auffällig unterscheiden und langfristig in der Erinnerung der Abnehmerschaft haften bleiben (BGE 134 III 552 f. E. 2.3.1 und 2.3.4 « Panton-chair », BGE 120 II 310 E. 3b « The Origi­nal »). Die Unterscheidungskraft wird dabei stets nach der Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrs­kreise im Gesamteindruck der Marke beurteilt (BGE 134 III 551 E. 2.3.1 « Panton-chair » mit Hinweisen; Entscheid der RGKE vom 11. Novem­ber 2005, veröffentlicht in sic! 2006 S. 265 E. 6 « Tetrapack »; Willi, a. a. O., Art. 2 N. 41 und 124). 2.4 Es fragt sich, ob nur dreidimensionale Warenmarken im Sinn die­ser besonderen Eintragungsvoraussetzungen oder ob auch dreidi­men­sio­nale Dienstleistungsmarken Formmarken sein kön­nen. Dienstleis­tun­gen sind oft aus einer Vielzahl von Handlungen zusammenge­setzt. Auch Wa­ren kommen dabei häufig zum Einsatz und können, zum Beispiel in der Gastronomie oder bei einer Lotterie, als Teil der Dienstleistung auf den Kunden übertragen werden. Dienstleistungen können als ab­strak­te Leis­tungsgesamtheiten weder Konturen noch eine Form haben (vgl. Markus Wang, Die schutzfähige Formgebung - Eine Untersuchung der mate­riellen Voraussetzungen des muster-, urheber- und marken­recht­lichen Schutzes von Warenformen, Diss. St. Gallen, Bern 1998, S. 331 Fn. 57; Marbach, a. a. O., N. 497). Art. 2 Bst. b MSchG er­wähnt darum folge­richtig nur Waren- und keine Dienstleis­tungsfor­men. Dies schliesst aber nicht aus, Art. 2 Bst. b MSchG auch auf For­men anzuwenden, deren Ge­genstand seinerseits das Wesen einer Dienstleistung ausmacht oder tech­nisch notwendig ist, um jene zu erbringen, wenn die Marke anstelle der Ware für diese Dienstleistung bean­sprucht wird. Art. 1 Abs. 1 MSchG umschreibt Warenmarken nämlich nicht ein­schränkend als Zei­chen für einen Warenverkauf, sondern nur als Zei­chen zur Unter­schei­dung von Waren, wo­runter auch verleaste, vermietete, verliehene oder an­der­weitig gewerb­lich zur Verfügung gestell­te Waren zählen. Will­kürlich ka­te­gorisiert die aktuelle Nizza-Klas­sifi­kation demgegenüber die Vermie­tung von Waren als Dienstleistung (Deutsches Patent- und Mar­kenamt, In­ter­nationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Ein­tra­gung von Marken. Teil I - Klassifikation von Nizza, 9. Ausg., Köln/ Berlin/München 2006, S. 223 ff.). Es würde sich daher nicht recht­fer­tigen, auf dreidimensionale Waren- und Dienstleistungs­marken unter­schiedliche Eintragungsvoraussetzungen anzuwenden. Die histo­risch be­gründete Un­terscheidung von Waren und Dienstleistungen er­weist sich vielmehr auch in Anbetracht der ineinander übergehenden Schutz­be­reiche ent­spre­chender Marken als gekünstelt. Auch Dienstleis­tungs­mar­ken, die sich in der Form einer Ware erschöpfen, sind da­rum unter Art. 2 Bst. b MSchG und im für Formmarken geltenden Beurtei­lungsmassstab zu prüfen (ebenso Marbach, a. a. O., N. 497 f.; Noth, a. a. O., Art. 2 Bst. b N. 20, je mit weiteren Hinweisen). Dies schliesst nicht aus, bei dieser Prüfung zu berücksich­tigen, dass die gedankliche Verbindung einer Form zu einer Dienstleis­tung in der Regel nicht mit derselben Un­mit­telbarkeit wie zu einer formgebenden Ware erfolgt, son­dern stets einen zusätzlichen geisti­gen Schritt voraussetzt (Ruth Arnet, Die Form­mar­ke, Diss. Zürich 1993, S. 19).

3. Das strittige Zeichen beansprucht Schutz für Dienstleistungen in Klasse 35 (Werbung, Marketing, Verteilen von Werbemitteln), Klasse 40 (Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreib­ge­räten für Werbezwecke, nämlich Bedrucken der Schreibge­räte, insbesondere mit Firmenlogos und/oder Firmennamen, Beratung bezüglich des Bedruckens von Schreibgeräten [Werbeartikel]) und Klasse 42 (Beratung bezüglich der Gestaltung von Schreibgeräten [Wer­be­arti­kel]). Die Beschwerdeführerin geht davon aus, dass sich ihre Marke an ein Fach­publikum aus der Werbebranche mit spürbar erhöh­ter Aufmerksam­keit richtet. Der Einkauf von Werbedienstleistungen be­ruhe auf einem ausführlichen Prozess. Demgegenüber sieht die Vorinstanz sowohl den in Werbesachen unbedarften Einzelkaufmann wie den spe­zialisierten Mitarbeiter in der Marketingabteilung eines Gross­unter­neh­mers ange­spro­chen; Fachkenntnisse seien entspre­chend nur bei einem Teil der poten­tiellen Abnehmer vorhanden. Insbe­sondere kön­ne nicht von erhöh­ten Fach­kennt­nissen im Bereich des Designs von Schreibgeräten ausgegan­gen werden. Tatsächlich sprechen die betroffenen Dienstleistungen alle Arten und Grös­sen von Unternehmen an, wobei kleinere ohne eigene Mar­ke­ting­abteilung keine oder nur wenig Fachkenntnis mitbringen. Der Gestal­tung der Werbung selbst dürfte zudem oftmals mehr Bedeutung beige­messen werden als dem Design des Werbeobjekts. Es ist deshalb von einem durch­schnittlichen Aufmerk­samkeitsgrad der ange­sprochenen Verkehrs­kreise auszugehen.

4. Das in Frage stehende Zeichen ist als dreidimensionale Marke an­ge­meldet. Es zeigt die Form eines Kugelschreibers, der aus einem unten in der Schreibspitze endenden Schaft mit glatter Fläche und einer ge­schwungenen Halterung in der gleichen Breite wie der Schaft besteht. Der Schaft und die Halterung sind aus einem Guss, wobei zwischen Schaft und Halterungsende eine Einkerbung liegt. Eine weitere Einker­bung findet sich im oberen Drittel des Schafts. Durch die geschwun­gene Halterung ist das obere Ende des Kugelschreibers abgeschrägt. Bei seit­licher Ansicht entsteht der Eindruck einer Spitze. In dieser Form ist ohne Weiteres der Sinngehalt eines Kugelschrei­bers erkennbar. Dieser kann als Gegenstand des Alltags leicht und spezifisch wiedererin­nert werden und damit anderen Gegenständen und Dienstleis­tungen zur Unterscheidung dienen. Die Unterscheidungseig­nung der Marke ist darum zu bejahen.

5. Weiter ist zu prüfen, ob die fragliche Kugelschreiberform das We­sen der angemeldeten Dienstleistungen ausmacht oder für diese tech­nisch notwendig ist. « Werbung » und « Mar­keting » bestehen im Erbrin­gen von Kommunikation mit der Absicht der Beeinflussung von Men­schen im Hinblick auf Gegen­stände oder die aktive Gestaltung von Märkten (Jo­achim Zentes/Bernhard Swoboda, Grundbegriffe des Marke­ting - Markt­ori­entiertes globales Management-Wissen, 5. Aufl., S. 374 und 581) und sind darum nicht wesensmässig mit einer be­stimmten Kugel­schreiberform verbunden. Die Dienstleis­tungsbezeich­nungen « Verteilen von Wer­bemit­teln », « Bedrucken von Schreib­geräten » und « Beratung bezüglich der Gestaltung von Schreib­geräten » schliessen begriff­lich die Pro­duk­tion und Lieferung dieser Werbemittel beziehungs­weise Schreibge­räte aus, da jene in Klasse 16 gehören. Die Kugel­schrei­ber­form hängt darum zwar mit diesen Dienstleistungen zusammen, stellt aber nur einen mögli­chen Ge­staltungsträger und nicht ihr figür­liches Zen­trum dar, ohne das sie we­sens­gemäss gar nicht erbracht wer­den könnten. Werbung, Marketing und die Beratung als Dienstleistungen für Dritte set­zen sodann keine technischen Vorgaben in Form des angemeldeten Ku­gelschreibers voraus. Als Gegenstand dieser Dienstleistungen sind auch mit Bezug auf Schreibgeräte etliche funktionale Äquivalente denk­bar. Der Konkurrenz kann ihre Erbringung mit Hilfe anderer For­men zu­ge­mutet werden, so dass die Marke für diese auch nicht tech­nisch not­wendig ist (BGE 129 III 514 E. 2.4.2, 3.2.1 und 3.2.2 « Lego »). Demge­genüber sind ein « Verteilen von Werbemitteln » in Klasse 35 und die Erbringung von « Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Per­so­nali­sierung von Schreibgeräten, insbeson­dere durch Bedru­cken der Schreib­geräte » in Klasse 40 technisch nicht anders als mit geeigneten Werbe­mitteln möglich. Hierunter fallen erfahrungsgemäss zu einem be­deutenden Anteil auch Kugelschreiber. Am Markt sind Kugel­schrei­ber zu Werbezwecken sehr häufig anzutreffen. Dass der Begriff « Schreib­geräte » auch Füllfederhalter, Filz-, Blei- und Farbstifte usw. umfasst, än­dert daran nichts. Anderen Anbietern jener Dienstleistungen kann ob solcher Marktübung jedenfalls nicht zuge­mutet wer­den, auf anderes Schreibzeug auszuweichen. Die Marke ist somit für das « Verteilen von Werbe­mitteln » in Klasse 35 und die Erbringung von « Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Per­sonalisierung von Schreibge­räten, ins­be­son­dere durch Bedru­cken der Schreibgeräte » in Klasse 40, technisch notwendig, falls sie keine bestimmte Kugelschreiberform mit indivi­dua­li­sierten Merkmalen, sondern praktisch die « Kugelschrei­ber­form als solches » besetzt und damit die Erbringung entsprechender Dienstleis­tungen durch anders gestaltete Kugelschreiber in unzumutbarem Umfang ausschliesst (E. 2.3).

6. Ob der Abstand zwischen der dreidimensionalen Form und den bean­spruchten Dienstleistungen für das Vorliegen eines unterschei­dungs­kräftigen Zeichens genügt, ist mit Rücksicht auf das Verhältnis der an­gemeldeten Form zur Grundform eines Kugelschreibers einerseits und auf jenes des Kugelschreibers zu den Dienstleistungen an­dererseits zu prüfen. 6.1 Aus funktionalen Gründen besitzt die Form eines Kugel­schreibers einen Schaft, ein bewegliches Glied zum Her­ausdrehen oder -drücken der Schreibmine sowie eine Halterung, mit welcher der Schreiber insbe­son­dere an einer Jackentasche befestigt werden kann. Ein zu Wer­be­zwecken einsetzbarer Kugelschreiber weist ausserdem eine bedruck- oder beschreibbare Fläche an Schaft oder Halterung auf. Sowohl die Abnehmer von Kugelschreibern wie auch jene von zur Wer­bung dienenden Schreibgeräten sind an eine grosse Formenvielfalt gewohnt, was die einzelne Ausgestaltung des Objekts betrifft. Dies wird im Übrigen durch die zur Geltendmachung der Verkehrsdurchset­zung (...) eingereichten Kataloge bestätigt, die eine Vielzahl von be­druckbaren Stiftformen enthalten. Hieraus kann nicht der Schluss gezogen werden, dass grundsätzlich alle Kugelschreiberfor­men ba­nal sind. Über die tech­nisch bedingte Grundform hin­ausgehend weist die zu prüfende Form aber lediglich die geschwun­gene, oben abgeschräg­te Halterung auf. Da durch die kon­kret gestal­tete Halterung eine bes­sere Klemmwirkung besteht, ist auch die­ses zusätzliche Element durch seine Funktion vorbe­stimmt. Entgegen den Ausfüh­rungen der Beschwerdeführerin hebt sich die konkrete Ge­staltung aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise nicht wesentlich von der Form anderer Schreibgeräte, die ausschliesslich Werbezwe­cken die­nen, ab. Die angemeldete Form entspricht damit dem Gewohnten und Erwarteten eines Kugelschreibers. Damit erweist sie sich als technisch notwendig im Sinne von Art. 1 Bst. b MSchG für das « Ver­teilen von Werbe­mitteln » in Klasse 35 und « Dienstleistungen im Zusam­menhang mit der Per­so­nalisierung von Schreibgeräten, insbeson­dere durch Bedru­cken der Schreibgeräte » in Klasse 40 (E. 5). 6.2 In Klasse 35 wurde die dreidimensionale Form des Kugelschrei­bers im Übrigen für Werbung und Marketing angemeldet. Diese Dienst­leistungen werden mit Hilfe von verschiedensten Wer­bear­ti­keln erbracht. Dabei ist nebst Schreibgeräten vor allem an verteilbare Ge­genstände wie Süssigkeiten, Taschenmesser, Feuer­zeuge, Kalen­der, Schirme usw. und an Werbemittel in Form von Pla­katen, Zetteln und Prospekten zu denken. Vielerorts besitzen Unternehmen verschie­denster Branchen Schreibge­räte, die mit ihrem Logo bedruckt sind und so­wohl intern an Mitarbeiter wie auch extern, beispielsweise auf Mes­sen, an potentielle Kunden und als Werbeträger verteilt werden. Der Ansicht der Beschwerdeführerin, ein Schreibstift sei zur Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen in keiner Wei­se geeignet, ist da­rum nicht zu folgen. Ein Kugelschreiber ist auch auf­grund seiner un­ter­schiedlichen Preissegmente ein typi­sches, wenn auch nicht einziges, Mittel zur Erbringung von Werbung und Mar­keting. Die weiteren beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 40 (Beratung be­züglich des Bedruckens von Schreibgeräten [Werbeartikel]) und Klasse 42 (Beratung bezüglich der Gestaltung von Schreibgeräten [Wer­be­arti­kel]) erwähnen Schreibgeräte als Werbeartikel ebenfalls und ste­hen mit diesen darum in einem engen Zusammenhang. 6.3 Auch zwischen der angemeldeten Form und den beanspruchten Dienstleistungen liegen somit lediglich entfernte Gedankenschritte. Der gedankliche Bezug zwischen Zeichen und Dienstleistungen ergibt sich ohne Zuhilfenahme der Fantasie, weshalb die angemeldete Form für diese Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig ist. Für das « Ver­tei­len von Werbe­mitteln » in Klasse 35 und die Erbringung von « Dienst­leis­tungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreib­ge­räten, ins­be­son­dere durch Bedru­cken der Schreibgeräte » in Klasse 40, ist sie sogar technisch notwendig (E. 5).

7. Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter auf den in Art. 9 der Bun­desverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) veran­kerten Grundsatz von Treu und Glauben, weil die Vorinstanz in einem anderen Markenprüfungsverfahren schriftlich die Schutzfähigkeit der beantragten Formmarke für Werbung in Klasse 35 bejaht habe. Der Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusi­che­rungen und weiteres, bestimmte Erwartungen begründendes Verhal­ten der Behör­den. Vorausgesetzt wird, dass die sich auf Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann. Die Berufung auf Treu und Glauben scheitert, wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen entgegenste­hen (BGE 129 I 170 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen; vgl. Regina Kiener/ Walter Kälin, Grundrechte, Bern 2007, S. 340 f.; Ulrich Häfelin/Ge­org Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungs­recht, 5. Aufl., Zürich/ Ba­sel/Genf 2006, N. 622 ff., N. 668 ff.; Beatrice Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel und Frankfurt am Main 1983, S. 195 ff.) oder das Recht sich seit der Auskunft geändert hat (BGE 121 II 479 E. 2c, BGE 118 Ia 254 E. 4b; differenzierend Elisabeth Chia­riello, Treu und Glau­ben als Grund­recht nach Art. 9 der schwei­ze­rischen Bundesverfas­sung, Diss. Bern 2004; Beatrice Weber-Dürler, Neuere Ent­wicklungen des Vertrauens­schutzes, veröffentlicht in Schwei­ze­risches Zentral­blatt für Staats- und Verwaltungsrecht 2002 289 f.). Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz in einem Schreiben an die Beschwerdeführerin vom 10. November 2006 betreffend eine An­meldung desselben Zeichens für Waren der Klasse 16, veranlasst durch eine entsprechende Anfrage der Beschwerdeführerin, die über den Gegen­stand jenes Verfahrens hinausging, wörtlich ausgeführt: « Zur anlässlich des Ge­sprächs aufgeworfenen Möglichkeit der Eintragung des Zei­chens für die Dienstleistung Werbung wird folgendes angemerkt: / 1. Die Eintra­gung des Zeichens für diese Dienstleistung wä­re ohne Nachweis der Ver­kehrs­durchsetzung möglich, da das Zeichen für die­se Dienstleistung als drei­dimensionale Mar­ke im weiteren Sinn zu wer­ten ist, welche weder die Dienstleistung be­schreibt noch eine in sich banale einfache Raum­form darstellt und wel­che daher als originär schutzfähig gelten kann (vgl. Richtlinien in Mar­kensachen, Teil 4, Ziff. 4.10.2.1). / 2. Zum Um­fang des Abwehran­spruchs, der aus einer sol­chen Eintragung resultieren würde, kann sich das Institut nicht äus­sern, zumal eine solche Äusserung die im Kollisionsfall entschei­den­den Instanzen nicht binden würde. » Die Vorinstanz erteilte diese Auskunft als zuständige Markenprüfungs­behörde in einer konkreten Situation gegenüber einer bestimmten Per­son, ohne sich dabei ausdrücklich eine nochmalige Überprüfung ihrer geäus­ser­ten Rechtsauffassung im Fall einer entsprechenden Marken­an­meldung vorzubehalten und ohne dass die Beschwerdeführerin die Un­richtigkeit der Auskunft erkennen konnte. Die Beschwerdeführerin durfte darum für die Eintragung der Marke für « Werbung » in Klasse 35 be­rech­tig­ter­weise auf die Auskunft vertrauen (BGE 121 II 479 E. 2c). Allein daraus folgt aber noch kein Anspruch der Beschwerdeführerin auf Eintragung ihrer Marke im Umfang der erteilten Auskunft. Die von ihr als Folge der Auskunft getroffene Disposition besteht nämlich nur in der vorliegend zu beurteilenden Markenanmeldung für « Werbung » in Klasse 35. Weitere im Hinblick auf jene positive Auskunft getroffene und im Fall einer Nichteintragung für sie nachteilige Dispositionen sind nicht ersichtlich und macht die Beschwerdeführerin auch nicht geltend. Diese Marken­an­meldung verpflichtete die Beschwerdeführerin einzig zur Bezahlung der relativ geringfügigen Anmeldegebühr, nicht aber zur sofortigen Ge­brauchs­aufnahme der Marke oder zum Verzicht auf an­dere Kenn­zeichen (Art. 12 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 2 Bst. b MSchG). Ihr ste­hen die Ge­brauchs­interessen der Erbringer/innen von Dienst­leis­tun­gen auf dem Schweizer Werbemarkt entgegen, die Kugelschreiber als Werbemittel ver­wenden wollen und im Fall einer Eintragung der Mar­ke in Gefahr ge­raten, diese zu verletzen. Letztere ist vorliegend um­so grösser, als Kugel­schreiber typische Werbemittel sind und die ange­meldete Form nur ge­ring­fügig individualisiert ist, solche Werbemittel dem Verkehr also in brei­tem Umfang verbieten könnte, sobald sie kennzeichnend eingesetzt würden (E. 6.2 f.). Im Unterschied zu einschlägigen Fällen des verwal­tungs­rechtlichen Vertrauensschutzes wie zum Beispiel dem Beitritt zur AHV für Auslandschweizer (BGE 121 V 65) oder der Anwendung von Bau­vorschriften (BGE 103 Ia 505) sind bei einem Vertrauensschutz hin­sichtlich Auskünften über die Eintra­gung von Marken nicht nur das öf­fent­liche Interesse an richtiger Rechtsanwendung, sondern auch die ent­gegenstehenden In­teressen der Verkehrsteilnehmer zu überwinden, wel­che die Marke vom Gebrauch entsprechender Zeichen ausschliessen würde. Zumal der Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Auskunft­ertei­lung bewusst gewesen sein musste, dass eine Marke im Sinne der er­teilten Auskunft zuerst das standardisierte Prüfungsverfahren der Vor­instanz zu durch­laufen hatte, das durch die Auskunft nicht abgekürzt oder vorweggenommen wurde, würde es unverhältnismässig erscheinen, die Vorinstanz zu Un­gunsten der übrigen Marktteilnehmenden allein der ge­ringfü­gigen, auf einen Teil der Anmeldung des vorliegenden Verfah­rens beschränkten Disposition der Beschwerdeführerin wegen auf ihrer un­richtigen Auskunft vom 10. November 2006 zu behaften. Die Eintragung ist daher auch nicht auf Grund der behördlichen Aus­kunft vom 10. November 2006 zu gewähren.

8. - 8.2 (...)

9. Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz sind sich uneinig darüber, ob der bereits im vorinstanzlichen Verfahren gestellte Eventual­antrag der Beschwerdeführerin zulässig sei. Die Vorinstanz äusserte im vorinstanzlichen Verfahren, auf eine lediglich eventualiter beantragte Ver­kehrsdurchsetzung ohne unbedingten Antrag auf Prü­fung und Eintra­gung sei nicht einzutreten. Haupt- und Eventualbegehren beziehen sich regelmässig auf densel­ben Rechtsanspruch und unterscheiden sich einzig in Bezug auf Höhe oder Umfang der Vorteilsgewährung (Frank Seethaler/Fabia Bochs­ler, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], VwVG - Pra­xis­kom­mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs­ver­fah­ren, Zürich/ Basel/Genf 2009, Art. 52 N. 53 zum Beschwerdever­fahren). Ob ein Antrag auf Markeneintragung aufgrund der originären Schutzfä­higkeit oder aufgrund Verkehrsdurchsetzung erfolgt, ändert nichts am Streitgegenstand. Eine als durchgesetzt vermerkte Marke erhält kei­nen anderen Schutz. Der Beschwerdeführerin muss auch im vorinstanzlichen Verfahren die Möglichkeit offen stehen, einen Eventualantrag auf Eintragung aufgrund einer Verkehrsdurchsetzung zu stellen. Unabhängig von der Be­handlung des Eventualbegehrens muss das Recht zur Anfechtung ge­gen eine Abweisung des Hauptantrags möglich bleiben. Diese Mög­lichkeit wäre nicht gegeben, müssten die Anträge auf Eintragung aufgrund originärer Schutzfähigkeit und aufgrund Verkehrsdurchsetzung in voneinander getrennten Eingaben gestellt werden. Die zur Geltend­machung der Verkehrsdurchsetzung eingereichten Unterlagen wurden von der Vorinstanz denn auch richtigerweise materiell geprüft.